商务印书馆有限公司诉华语教学出版社有限责任公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

——阅读提示：辞书名称是否能够起到商标标识商品来源的作用？未注册驰名商标认定需要哪些条件？侵害未注册驰名商标的行为是否应当承担赔偿责任？

【裁判要旨】

显著识别性是商标的基本特征，是一个标志可以作为商标的基本属性。只有具有显著特征的标志才能发挥区别商品来源的作用，进而可以作为商标注册或给予保护。未注册驰名商标的判定亦应首先对商标的显著特征进行判断，此外，是否可以认定为未注册驰名商标还应结合案件中商标的具体使用证据，客观、全面地进行审查。虽然法律没有明确规定侵害未注册驰名商标应当承担赔偿责任，但通过法律体系解释方法以及遵循比例原则，侵权人应当承担赔偿责任。

【案号】

一审：北京知识产权法院（2016）京73民初277号

【案情与裁判】

原告：商务印书馆有限公司（简称商务印书馆）

被告：华语教学出版社有限责任公司（简称华语出版社）

起诉与答辩

原告商务印书馆诉称被告华语出版社生产、销售“新华字典”辞书的行为侵害了原告商务印书馆“新华字典”未注册驰名商标，且被告华语出版社使用原告商务印书馆《新华字典》（第11版）知名商品的特有包装装潢的行为已构成不正当竞争。请求法院判令被告立即停止侵害商标权及不正当竞争行为；在《中国新闻出版广电报》等相关媒体上刊登声明，消除影响；赔偿原告经济损失300万元及合理支出40万元。

被告华语出版社辩称，“新华字典”由国家项目名称发展为公共领域的辞书通用名称，原告无权就“新华字典”主张商标权益，无权禁止他人正当使用。涉案《新华字典》（第11版）的装潢不属于《反不正当竞争法》第五条[4]第二项规定的“特有装潢”，不会使购买者产生混淆或误认。原告提起诉讼旨在通过司法判决的方式独占“新华字典”这一辞书通用名称，具有排除竞争、实现垄断辞书类市场的不正当目的。

一审审理查明

原告商务印书馆与被告华语出版社同为出版机构。原告商务印书馆自1957年至今，连续出版《新华字典》通行版本至第11版，2010～2015年，原告商务印书馆出版的《新华字典》在字典类图书市场的平均占有率超过50%，截至2016年，原告商务印书馆出版的《新华字典》全球发行量超过5.67亿册，获得“最受欢迎的字典”吉尼斯世界纪录及“最畅销的书（定期修订）”吉尼斯世界纪录等多项荣誉。被告华语出版社在其出版的多个版本辞书上使用了“新华字典”作为辞书名称，且销售量较大。

一审判理和结果

一审法院认为，“新华字典”具备商标的显著特征，且经过原告商务印书馆的使用已经达到驰名商标的程度，构成未注册驰名商标，被告华语出版社复制、摹仿原告商务印书馆的未注册驰名商标“新华字典”的行为，容易导致混淆，构成商标侵权。原告商务印书馆出版的《新华字典》（第11版）构成知名商品的特有包装装潢，被告华语出版社擅自使用《新华字典》（第11版）知名商品的特有装潢的行为构成不正当竞争。一审法院判决：被告华语出版社立即停止侵害涉案商标权及不正当竞争行为；在《中国新闻出版广电报》等相关媒体上刊登声明，消除影响；赔偿原告商务印书馆经济损失300万元及合理支出27万余元。

本案一审宣判后，双方当事人达成执行和解，一审判决生效。

【法官评述】

本案是涉及未注册驰名商标保护的典型案例，兼具事实认定、法律适用及利益平衡的多重难题。本案明确对“新华字典”这类兼具产品和品牌混合属性的商品名称是否具备商标显著特征的裁判标准。并从相关公众对“新华字典”的知晓程度、“新华字典”的使用持续时间、销售数量、宣传范围及受保护记录等多方面因素，认定“新华字典”构成未注册驰名商标。同时，在给予“新华字典”未注册驰名商标保护的同时，注重平衡其与出版行业正常的经营管理秩序、促进文化知识的正确传播的关系。此外，本案对于侵害未注册驰名商标的行为作出了损害赔偿的责任承担方式判定，突破了《商标法》对于注册商标给予赔偿的责任认定，在加大知识产权保护的新时代具有重要的法律意义。

一、关于“新华字典”是否具备商标的显著特征问题

显著识别性是商标的基本特征，是一个标志可以作为商标的基本属性。只有具有显著特征的标识才能发挥区别商品来源的作用，进而可以作为商标注册或给予保护。

本案中，“新华字典”具有特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体以及客观的市场格局，保持着产品和品牌混合属性的商品名称，已经在相关消费者中形成了稳定的认知联系，具有指示商品来源的意义和作用，具备商标的显著特征。本案遵循在先案例“再审申请人佛山市合记饼业有限公司与再审申请人珠海香记食品有限公司侵犯注册商标专用权纠纷案”［（2011）民提字第55号民事判决书］中确定的“在涉案图书已经具有较高知名度的情况下，其名称已经具有了区别商品来源的作用，构成知名商品的特有名称”及“再审申请人华文出版社有限公司与被申请人吉林文史出版社及一审被告长春联合图书城有限公司侵害著作权及不正当竞争纠纷案”［（2013）民申字第371号民事裁定书］中确立的“由于特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体以及客观的市场格局，保持着产品和品牌混合属性的商品名称，仍具有指示商品来源的意义，不能认定为通用名称”的裁判标准，最终认定“新华字典”具有商标的显著特征，能够发挥商品来源的识别作用。

二、关于“新华字典”是否构成未注册驰名商标的问题

从相关公众对涉案“新华字典”的知晓程度来看，“新华字典”已经在全国范围内被相关公众广为知晓。从商务印书馆使用“新华字典”持续的时间和销售数量来看，“新华字典”近60年间已经在全国范围内销售数亿册，销售量巨大，销售范围非常广泛。从商务印书馆对“新华字典”进行宣传所持续的时间、程度和地理范围来看，“新华字典”已经获得较大的影响力和较高的知名度。从“新华字典”受保护的记录来看，“新华字典”已经多次受到保护。综合以上因素，可以认定“新华字典”构成未注册驰名商标。

三、关于“新华字典”作为商务印书馆的未注册驰名商标给予保护是否会破坏出版行业正常的经营管理秩序，损害知识的传播问题

《商标法》保护的商标权本身即为对商标独占使用的权利，这种独占使用针对的是商标本身，而非商标所附着的商品。故，即便给予商务印书馆“新华字典”未注册驰名商标的保护，给予的仅为独占使用“新华字典”商标的权利而非出版相关辞书的专有权，不会因此直接造成辞书行业所谓的垄断，更不会因此破坏辞书市场正常的经营管理秩序。“新华字典”作为商标，其商誉亦与其内容紧密相连，商务印书馆作为“新华字典”未注册商标持有人不仅享有权利，更承担了《商标法》意义上商标持有人对其提供商品质量的保障义务及与其驰名商标美誉度相称的传播正确汉语言文字知识的社会责任。将“新华字典”作为商务印书馆的未注册驰名商标给予保护，不仅是对于之前商务印书馆在经营“新华字典”辞书商品中所产生的商誉给予保护，更是通过商标授予的方式使其承担法定义务和社会责任。因此，“新华字典”作为未注册驰名商标给予保护不会破坏出版行业正常的经营管理秩序，损害知识的传播。

四、华语出版社复制、摹仿商务印书馆的未注册驰名商标“新华字典”，是否容易导致混淆，构成商标侵权

《商标法》第十三条第二款规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号自2002年10月16日起施行，该司法解释针对的《商标法》为2001年《商标法》）第二条规定，依照《商标法》第十三条第一款（2001年商标法第十三条第一款对应2013年《商标法》第十三条第二款）的规定，复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或者主要部分，在相同或者类似商品上作为商标使用，容易导致混淆的，应当承担停止侵害的民事法律责任。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条规定，足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，属于《商标法》第十三条第一款规定的“容易导致混淆”。

本案中，商务印书馆和华语出版社使用“新华字典”的商品均为第16类辞书，属于相同商品，且华语出版社在其出版的字典上使用了与商务印书馆未注册驰名商标“新华字典”完全相同的商标，该行为属于以复制的方式使用商务印书馆的未注册驰名商标。关于是否容易导致混淆的问题，根据在案证据（2016）京东方内民证字第03035号公证书中显示，消费者已经在购买和使用字典的过程中将华语出版社出版的《新华字典》误认成商务印书馆出版的《新华字典》。华语出版社的上述行为已经导致相关公众发生混淆和误认。

五、侵害未注册驰名商标是否应该承担赔偿责任的问题

关于赔偿损失的问题，《商标法》第六十三条第一款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。[5]上述规定是针对侵犯注册商标专用权，能否适用于未注册驰名商标法律没有明确规定。

本案考虑到《商标法》明确规定未注册驰名商标应受到《商标法》的保护，同时，《侵权责任法》规定，侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任，加之，未注册驰名商标之所以获得保护是因为其经过长期大量使用而获得较高知名度，他人在与未注册驰名商标使用商品相同或类似商品上进行使用属于搭便车行为，获得了不当利益且损害了未注册驰名商标的利益。因此，认定针对未注册驰名商标的侵害行为亦应承担赔偿的侵权责任。关于侵害未注册驰名商标的赔偿数额可以参照侵犯商标专用权的损害赔偿额的方法进行计算。

编写人：北京市高级人民法院 张玲玲