2 确认不侵权诉讼适用消除影响责任

——北京水木天蓬医疗技术有限公司、江苏水木天蓬科技有限公司诉北京速迈医疗科技有限公司确认不侵害专利权案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京市高级人民法院（2017）京民终字第9号民事判决书

2.案由：确认不侵害专利权纠纷

3.当事人

原告（被上诉人）：北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称北京水木天蓬医疗公司）、江苏水木天蓬科技有限公司

被告（上诉人）：北京速迈医疗科技有限公司（以下简称北京速迈医疗公司）

【基本案情】

北京水木天蓬医疗公司和江苏水木天蓬科技有限公司分别是涉案产品“骨科超声手术仪”的生产商和销售商。2015年9月，北京速迈医疗公司向北京水木天蓬医疗公司发送律师函称“骨科超声手术仪”侵犯了其名称为“超声骨科精细手术系统及其复合超声振动手柄”的201220224265.6号实用新型专利（以下简称涉案专利）。北京速迈医疗公司同时还向北京水木天蓬医疗公司的若干客户发送了内容基本相同的律师函。两原告认为其制造和销售的涉案产品与涉案专利技术方案完全不同，被告的专利侵权主张没有任何依据。经原告发催告函后，被告既不确认原告不侵权又不向法院提起诉讼，故原告提起本案诉讼要求确认：1.确认两原告制造、销售、许诺销售的XD860A骨科超声手术仪产品，不侵犯北京速迈医疗公司的201220224265.6号实用新型专利；2.请求被告消除发出侵权警告行为所带来的影响。

【案件焦点】

确认不侵犯专利权诉讼是否可以受用消除影响的责任方式。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：确认不侵犯专利权诉讼起诉的条件不仅在于双方对于是否存在侵犯专利权的事实产生争议，而且是由于专利权人向被控侵权的一方及其潜在的客户发送带有指控侵权内容的函件，导致被控侵权一方的商誉受到损害。确认不侵犯专利权诉讼从法律属性上属于侵权之诉。可以提起确认不侵犯专利权诉讼的主体包括被警告人或者利害关系人。江苏水木天蓬科技有限公司作为涉案产品的生产商，同样会由于警告行为导致商誉受损，潜在的客户流失，属于利害关系人，是本案的适格原告。

涉案专利权利要求1和权利要求8分别是两项独立权利要求，权利要求1中包括“具有摆动功能超声手柄”以及“具有摆动结构的复合超声振动手柄”的技术特征，经现场勘验，涉案产品中既不包括摆动结构，超声手柄也不具备摆动功能，没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。涉案专利独立权利要求8包括“具有摆动结构的复合超声振动手柄”“摆动机构，将旋转运动变为摆动，并带动换能器一起摆动”“电机，产生旋转运动，驱动摆动机构运动”“柔性密封部件，其内圈固定于换能器上，外圈固定与外壳上，在换能器摆动时实现密封作用”的技术特征，涉案产品的超声手柄不具有摆动机构，内部没有“电机”不具有“内圈固定于换能器上，外圈固定与外壳上，在换能器摆动时实现密封作用的柔性密封部件”，没有落入涉案专利权利要求8的保护范围。涉案产品并未包括涉案专利独立权利要求中的全部必要技术特征，未落入涉案专利的保护范围，不侵犯涉案专利权。

北京速迈医疗公司向原告及其潜在的客户发送律师函，指控原告生产、销售的涉案产品侵犯涉案专利权，该内容与事实不符，造成原告商誉的降低，现原告要求消除影响，应予支持。判决被告北京速迈医疗公司在一定时期内，在其网站上登载说明即足以达到消除影响的效果，对于原告主张的向收到被告侵权警告函的客户逐一发送诉讼说明函的请求超出了消除影响的必要限度，不予支持。

北京知识产权法院依据《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定，作出如下判决：

一、确认江苏水木天蓬科技有限公司、北京水木天蓬医疗公司生产销售的XD860A骨科超声手术仪不侵犯涉案专利权；

二、北京速迈医疗公司在其官方网站上登载声明，声明内容需要表明江苏水木天蓬科技有限公司、北京水木天蓬医疗公司生产销售的XD860A骨科超声手术仪不侵犯涉案专利权，声明持续登载十五日。

北京速迈医疗公司上诉，请求撤销或改判原审判决。北京市高级人民法院审理认为：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定了提起确认不侵害专利权诉讼的前提条件。本案中，北京速迈医疗公司认可原审判决关于涉案产品未落入涉案专利权的保护范围、不侵害涉案专利权的认定，法院予以确认。北京速迈医疗公司认为北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司未向法院提供实际构成侵权的产品，但是在北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司已向法院提交涉案产品的情况下，北京速迈医疗公司如果有相反意见，其应当承担举证责任，而北京速迈医疗公司未能举证证明北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司实际制造、销售的产品不同于涉案产品。北京速迈医疗公司上诉主张其发警告函的行为不会导致社会公众对于北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司的商业评价降低。根据查明的事实，涉案专利为实用新型专利，北京速迈医疗公司在未对涉案产品的结构进行充分了解的情况下，仅凭拍摄的产品外观图片即向北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司发出警告函，并且向北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司多家客户发出函件，必然会降低北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司在客户群体中的信誉，北京速迈医疗公司存在过错，应当承担相应的法律责任，北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司关于消除影响的诉讼请求应当予以支持。一审法院判令北京速迈医疗公司在一定时期内在其网站上登载说明的责任承担方式与北京速迈医疗公司的行为对江苏水木天蓬科技有限公司、北京水木天蓬医疗公司造成的负面影响是相当的。北京速迈医疗公司的相关上诉理由不能成立。北京速迈医疗公司的上诉理由缺乏事实和法律依据，对其上诉请求不予支持。原审判决认定事实清楚，处理结果正确，应予维持。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案处理重点在于对确认不侵犯专利权之诉的理解。目前主流的观点是认为确认不侵犯专利权诉讼属于确认之诉，审理的对象是知识产权侵权法律关系。但是，警告方发出警告函的范围往往不限于原告，同时包括了原告的客户或者潜在的客户。警告方可能将发送侵犯专利权警告函作为诋毁商业信誉的手段。如果仅作出确认判决，要求当事人取得确认之诉后，另行提起反不正当竞争或者侵权之诉，则显得过于机械，也会造成司法资源的浪费。

被控侵权一方提起诉讼的目的不仅在于消极的确认不侵权的事实，而且希望通过诉讼积极的使其受损的商誉得到恢复。确认不侵犯专利权纠纷的功能也不应当仅限于对是否存在侵权事实作出确认，而是要起到正本清源的作用，实现对商誉的恢复和对商业利益损失的弥补。本案判决指出确认不侵害专利权诉讼从法律属性上属于侵权之诉，应当适用《侵权责任法》的规定。实际上是将确认不侵犯专利权诉讼理解为了一般的民事侵权诉讼，审理的对象也不仅限于是否存在专利权侵权法律关系，进一步扩展到包括商誉和潜在商业利益侵权法律关系在内，可以一并通过确认不侵犯专利权诉讼一案进行解决，无须另行提起反不正当竞争或者侵权诉讼。

还应注意的是，确认不侵犯专利权过错的认定。对于确认之诉并不需要考虑过错。但是如果将确认不侵犯专利权诉讼认为属于一般的侵权诉讼，则需要依据一般侵权的要件来判断发出警告函的一方是否存在过错。这里的过错应当遵循客观标准，通过对被警告的产品与专利权的比对来确定。在确认不侵犯专利权诉讼中也需要进行专利和产品的比对，只是这种比对不但是为了确认是否侵权的事实，同时也是为确认过错。与此相关的是既然要进行专利和产品的比对，那么确认不侵犯专利权诉讼虽然就性质上与一般的专利侵权诉讼不同，但是仍然应当由中级人民法院管辖。

编写人：北京知识产权法院 高瞳辉