第一编 专利与技术

1 专利侵权案件裁判规则的探索与发展^[1]

近年来，上海法院在专利侵权纠纷案件的审判中，坚持依法保护、加强保护、适度保护、激励创新的原则，在不断完善审判机制，创新审判方法的基础上，积极探索裁判规则，破解新难问题，提高审判水平，专利侵权审判工作取得了新进展。

一、审判概况

2009年1月至2013年年底，上海法院共受理一审专利案件1547件，审结1515件，分别占一审知识产权案件收案、结案总数的10.6%、10.7%；受理二审专利案件389件，审结377件，分别占二审知识产权案件收案、结案总数的16.5%、16.4%。受理的一审专利案件中，专利侵权纠纷案件1446件，占受理一审专利案件总数的93.5%；专利权属纠纷案件67件，占受理一审专利案件总数的4.3%；专利合同纠纷案件34件，占受理一审专利案件总数的2.2%。受理的一审专利侵权案件中，侵害外观设计专利案件723件，占受理一审专利侵权案件总数的50.0%；侵害实用新型专利案件366件，占受理一审专利侵权案件总数的25.3%；侵害发明专利案件345件，占受理一审专利侵权案件总数的23.9%；其他案件12件，占受理一审专利侵权案件总数的0.8%。

2009年1月至2013年年底，上海法院受理的专利侵权案件具有以下特点：（一）外观设计专利侵权纠纷案件多。受理一审外观设计专利侵权纠纷案件数占一审专利侵权纠纷案件总数的50.0%。（二）涉外发明专利侵权纠纷案件多。受理一审涉外发明专利侵权纠纷案件165件，占一审发明专利侵权纠纷案件总数的47.8%。受理一审涉外、涉港澳台专利侵权纠纷案件259件，占受理一审专利侵权案件总数的17.9%。（三）涉及的技术领域不断扩大。涉及医药、化工、通信等领域的高新技术发明专利侵权纠纷案件不断出现。（四）大标的金额案件较多。标的额在100万元以上的案件有236件，占一审专利案件收案总数的15.3%；标的额在100万至500万的共219件，500万至1000万的共7件，1000万以上的共11件。（五）国内外关注的重大案件不断出现。如，2013年二审审结的美国圣莱科特国际集团（SI Group，Inc.）等诉华奇（张家港）化工有限公司专利申请权权属纠纷案、侵害商业秘密纠纷案，两案涉及增粘树脂行业两巨头之间的技术之争。该两案诉讼期间，美国国际贸易委员会对同一技术争议也进行了裁决，其裁决结果与上海法院的审判结果没有冲突。今年二审审结的诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷一案，涉及通迅领域的技术之争以及该领域专利申请文件撰写方式之争。（六）涉及新情况新问题的案件多。如：发明目的与权利要求的关系、功能性特征的认定、对权利要求文字表述明显错误的处理、外观设计图片与其简要说明不一致的处理、组件产品外观设计专利的侵权判定等等问题。

为提高专利侵权案件的审判质效，上海法院着重从以下方面提升专利侵权案件的审理能力和审判水平：（1）加强专业化合议庭建设。成立专利审判专项合议庭，注重选配具备理工科专业背景的法官充实专利审判队伍。（2）完善技术事实查明机制。建立技术咨询专家库，灵活采用专家证人、专家咨询、技术鉴定、专家陪审等多种方式查明技术事实。（3）改进审判方法，通过预备庭审确定权利要求的保护范围等技术事实争点。（4）探索审判规则，合理界定专利权保护范围，准确把握侵权判定标准。

二、裁判规则的探索与进展

（一）准确解释权利要求，合理确定专利保护范围

在权利要求的内容有争议的情况下，充分发挥专利说明书及附图在确定专利保护范围中的作用，合理确定专利保护范围，依法适度加强专利司法保护。

1.以发明目的限定权利要求。专利说明书记载的发明目的对权利要求的内容具有限定作用。如果说明书记载的发明目的没有被其他证据推翻，权利要求的解释就应当符合说明书对发明目的的描述，属于专利技术方案所要克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案不应纳入专利保护范围。

在2010年二审审结的王群诉上海世博会法国馆等侵犯“高架立体建筑物”发明专利权纠纷一案中，原告的专利说明书记载，该发明的背景技术是，现有技术在“单位建设用地上能建的建筑面积不多；高层建筑在单位建设用地面积上虽然能建面积较多，但建筑相对封闭，人与自然、人与人之间交流性较差、舒适度较差。”同时，专利说明书记载，该发明的目的就是要克服上述现有技术的技术缺陷，其发明目的是“提供一种高架立体建筑物，节约用地，能在单位建设用地面积上建设较多的建筑面积，同时改善居住交流性和舒适度。”根据该发明的权利要求记载，实现上述发明目的的技术方案的技术特征之一是“将房屋布置在空间支架的四周空间”。如何正确理解权利要求记载的这一技术特征？是否“将房屋布置在空间支架的顶面及其向上延伸的合理空间”也属于该技术特征包含的内容。根据专利说明书对发明目的的描述，将房屋单元建设在空间支架的顶面向上延伸合理空间以外的四周空间，是实现该发明目的的一个重要技术手段。因此，“将房屋布置在空间支架的顶面及其向上延伸的合理空间”不属于本案争议技术特征包含的内容。法国馆建筑物的房屋单元均建造在空间支架的表面，虽有可能改善房屋交流性和舒适度，但并不能在单位建设用地面积上建设较多面积建筑，因为其并没有在空间支架顶面向上延伸合理空间以外的四周空间布置房屋单元，因此法国馆建筑物房屋单元的布置与专利权利要求的上述技术特征既不相同，又不等同，故法国馆建筑物不构成侵权。

2.通过说明书、附图记载的具体实施方式确定功能性技术特征的内容。功能性技术特征，是指对于产品的结构、部件、组分或其之间的关系或者方法的步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的作用、功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图可以直接、明确地确定技术内容的技术特征除外。可见，并非以功能或者效果表述的技术特征都是功能性特征。对于功能性技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容，不能将功能性技术特征理解为覆盖了所有能够实现所述功能或者效果的实施方式。

在2011年二审审结的曲声波诉新世界（中国）科技传媒有限公司等侵害“多线路公交电子站牌”实用新型专利权纠纷一案中，原告专利权利要求1中的技术特征之一是“到站预报电子显示屏”，双方当事人对该技术特征是否为功能性特征存在争议。法院认为，“到站预报电子显示屏”这一技术特征只是描述了以电子显示屏的方式实现到站预报的功能，没有证据可以证明，在所属技术领域中，已经存在技术结构相对固定且为所属领域普通技术人员所熟知的，能够显示各条线路最近到达车辆的预计到站时间和到达本站距离等动态信息的“到站预报电子显示屏”。故该“到站预报电子显示屏”是一项功能性特征。由于涉案专利说明书和附图没有记载“到站预报电子显示屏”的具体实施方式，因此，不能确定涉案专利权利要求1中技术特征“到站预报电子显示屏”的内容，因此也不能确定涉案专利权利要求1的保护范围。由于涉案专利权利要求1的保护范围不能确定，故无论被控侵权公交站亭的技术方案如何，原告的侵权指控均不能成立。

在2014年二审审结的诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷一案中，涉案专利权利要求7中的技术特征之一为“所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器”，双方当事人对该技术特征是否为功能性特征存在很大争议。法院经审理认为，该技术特征属于功能性特征，理由是：第一，该技术特征采取了在方法权利要求对应的步骤特征前附加“被配置为”的撰写方式来表征其所限定的相关技术特征，而“被配置为”应当被理解为使该设备、部件能够实现或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果，因此，涉案专利权利要求7的该技术特征属于使用功能性词语限定的技术特征。第二，诺基亚公司主张，涉案专利权利要求7中记载的“消息编辑器”是其与现有技术的主要区别所在。可见，诺基亚公司也认为，至少对于“消息编辑器”的理解，其与本领域普通技术人员的通常理解并不一致，也不存在能够实现该技术特征所具有的功能或者效果的惯常技术手段。因此，“所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器”仅表述了该技术特征所要实现的功能，且本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图并不能直接、明确地确定该技术特征的技术内容。故该技术特征为功能性特征。由于说明书及附图中没有记载“终端设备”、“消息编辑器”被配置为实现相应功能的具体实施方式，不能确定涉案专利权利要求7中相应技术特征的内容，进而也无法确定涉案专利权利要求7的保护范围。因此，无论被控侵权产品的技术方案如何，诺基亚公司的侵权指控均不能成立。

3.通过司法程序，更正权利要求中的明显错误表述，合理确定专利保护范围。已获授权的专利，其权利要求书、说明书及附图中也可能存在明显表述错误的情形，如：语法、文字、标点、符号、图形等的明显表述错误，这些明显错误往往影响到权利要求内容的界定和专利保护范围的确定，然而现行专利制度没有给专利权人提供更正这些错误的机会，因此需要在侵权案件的审判中为权利人提供合理的适度的补救机会。如果本领域普通技术人员根据说明书和附图的相应记载，能够对上述明显错误得出明确、毫无疑义的唯一理解的，就应当以更正后的表述来理解专利文献和解释权利要求，以鼓励公平竞争，保护技术创新。

在2012年二审审结的北京西科盛世通会展设备制造有限公司诉广州恒美酒店家具制造有限公司侵害发明专利权纠纷一案中，双方当事人的争议焦点是：原告专利权利要求中的技术特征之一“基本上呈矩形的第二连杆”，中“矩形”是否是文字表述上的明显错误？如果是文字表述上的明显错误，应当如何确定专利权的保护范围？法院经审理认为，专利权人的PCT申请文献、本案专利说明书的附图均显示，引起争议的文字表述在这些专利申请文献中均表述为“U”形。本领域普通技术人员通过阅读权利要求书或者说明书的整体及其上下文也只能得出唯一理解，即争议的表述文字应为“U”形。因此，结合专利权人PCT申请文献的记载、本案专利说明书的附图以及本领域普通技术人员的理解，争议文字表述系专利权人在国内申请专利时的笔误，其正确理解应当是“U”形。因此，应当以“第二连杆基本上呈‘U’形”的理解认定相应技术特征的内容，从而确定专利保护范围。

（二）严格适用等同原则，为专利提供适度保护

在司法实践中应当严格把握等同原则的适用条件，坚持等同侵权判断中手段、功能和效果基本相同并且对所属领域普通技术人员显而易见为必要条件，适度从严把握等同侵权的适用条件，防止等同侵权的过度适用，合理平衡保护创新与预留创新空间之间的关系，为专利权人提供合理的适度的保护。

在2012年二审审结的宁波悦祥机械制造有限公司诉上海昶意机械制造有限公司侵害发明专利权纠纷一案中，涉案专利的技术特征4为“由伸缩杆、伸缩杆套管、插销拉手体等组成的机械弹簧式锁定装置”，被控侵权产品对应的技术特征4'为“气弹簧锁定装置”。双方当事人对这两个对应技术特征是否构成等同特征具有很大争议。二审法院经审理认为，这两项技术特征不构成等同特征，主要理由是：涉案专利的技术特征4采用的是机械弹簧式的锁定装置，通过拉动插销拉手体而使插销插入或者抽出插销孔从而使伸缩杆在伸缩杆套管中的轴向滑动来实现“控制前车架和后车架间夹角变化”；被控侵权产品对应的技术特征4'采用的是气弹簧式的锁定装置，通过开启、关闭控制阀门来控制气缸桶内的压力平衡，从而使活塞杆在气缸桶中的轴向滑动来实现“控制前车架和后车架间夹角变化”。这两项技术特征的工作原理不同，两者的技术手段不同，且非基本相同。涉案专利的技术特征4是通过预先设定的固定位置来实现锁定；被控侵权产品使用的气弹簧可以在拉动时随时根据需要在不同的点实现定位。两者实现的技术效果不同，也非基本相同。故被控侵权产品的技术特征4'与涉案发明专利权利要求的技术特征4不构成等同特征。因此，被控侵权产品不构成侵权。

在2011年二审审结的上海金地金属制品厂诉上海亘元金属制品有限公司侵害发明专利权纠纷一案中，原告是“一种纯铜箔压延的方法”的发明专利权人，原告专利权利要求中的技术特征2为“退火炉温度设置为350-550℃”，技术特征3为“退火时间6—8小时”。被告生产工艺的相应技术特征为，“退火温度为642-689℃；退火时间为3小时30分钟。”双方当事人对上述对应技术特征是否构成等同特征存在很大争议。法院经审理认为，虽然上述被控侵权技术方案与涉案专利权利要求中的对应技术特征是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，但尚无证据证明，本领域普通技术人员无须经过创造性劳动就能够从上述专利权利要求中的第2、3项技术特征联想到被控侵权技术方案所采用的对应技术特征。故双方当事人各自技术方案中的上述技术特征不构成等同特征，被告不构成侵权。

（三）准确适用现有技术抗辩，合理平衡各方利益

现有技术抗辩的适用，使审理专利侵权案件的法院实质上拥有了审查专利效力的裁判权，因为，为确保专利授权效力的稳定性、专利权效力判定的统一性，应当严格把握现有技术抗辩的适用，将现有技术抗辩的适用范围严格限于一项现有技术方案或一项现有技术方案与公知常识的简单组合。

1.现有技术应当是一项技术方案，而非一个技术特征。在2013年二审审结的上海兆邦电力器材有限公司诉上海正耐电力科技有限公司侵害“防雷支柱绝缘子”发明专利权纠纷一案中，被告主张，其提供的证据证明，专利权利要求中的区别性技术特征“夹线金具与绝缘子合为一体”已在专利申请日前的多份技术资料中公开，据此，被告主张现有技术抗辩。法院经审理认为，现有技术应当是一项技术方案，而非一个技术特征。现有技术抗辩，是将单独的一项技术方案与被控侵权技术方案相比较，而不是将现有技术方案中一项技术特征与被控侵权技术方案中的一项技术特征相比，因此，被告关于采用技术特征之间的对比来判断现有技术抗辩是否成立的意见不能成立。

2.现有技术抗辩中的对比技术可以是一项现有技术方案与公知常识的简单组合。在2010年一审审结生效的杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司诉深圳海王药业有限公司等侵犯“一种药学上稳定的奥沙利铂制剂”发明专利纠纷一案中，原告主张以权利要求4作为本案专利的保护范围，权利要求4是在引用权利要求2的基础上增加了“可以即时使用并装在一个气密的容器中”的技术特征。虽然被控侵权产品落入了专利权利要求4的保护范围，但被告主张现有技术抗辩，认为其技术方案是现有技术与公知常识的简单结合。法院经审理认为，由于权利要求2已被终审裁判宣告无效，因此，权利要求2的技术方案属于现有技术，任何人都可以自由实施，并可以自由地将该技术方案与公知常识简单结合后予以实施。被告系使用权利要求2的现有技术方案制造注射液，并采用无色玻璃安瓿作为注射液的容器，而采用无色玻璃安瓿作为注射液的容器属于药剂学教材公开的注射液使用和放置的公知常识。因此，即使被控侵权产品的技术方案落入权利要求4的保护范围，也不应当认定被告构成侵权，否则不符合专利保护的目的，也不利于保护社会公共利益。

（四）合理确定外观设计专利保护范围以及被诉侵权设计，依法加强外观设计专利保护

1.当外观设计专利的图片或者照片与其简要说明的内容不一致时，应当以图片或者照片中的外观设计确定外观设计专利的保护范围。《专利法》第五十九条第二款规定，“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”可见，外观设计的图片或者照片对确定专利保护范围具有决定作用，简要说明的作用是解释图片或者照片的内容，简要说明不能代替图片或者照片反映的内容。确定外观设计保护范围的图片、照片包括：立体产品的六面正投影视图、平面产品一面或两面正投影视图、展开图、剖视图、剖面图、放大图、以及变化状态图等，但不包括参考图或使用状态参考图。

在2010年二审审结的佛山新生源电器有限公司诉上海美欣塑胶制品有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案中，原告“鼓风机”产品外观设计专利的的简要说明与外观设计专利的图片不一致。该专利简要说明中记载，外观设计专利的设计要点之一是“鼓风机外壳采用透明材料”，但是该外观设计专利的图片所反映的“鼓风机”外观设计却是不透明的，从该外观设计专利的图片中却看不出透明外壳下的内部结构。此时，在确定原告外观设计专利保护范围时，是以外观设计图片为准，还是以外观设计的图片加简要说明的内容为准？或者以简要说明的内容为准？法院经审理认为，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。在外观设计专利的侵权判定中，只能将被控侵权产品的外观设计与专利外观设计的图片或者照片进行比对。当外观设计专利的图片或者照片与简要说明的内容不一致时，应当以图片或者照片为准。本案中，虽然简要说明记载外观设计专利的壳体为透明材料，但这一设计要点没有在图片中得到反映，因此不能将该设计要点作为判定外观设计专利与被控侵权产品的外观设计是否相同或近似依据。本案中，从一般消费者的角度观察，被控侵权产品的外观设计与涉案专利外观设计在整体视觉效果上并无实质性差异。故被控侵权产品落入涉案外观设计专利的保护范围，构成侵权。

2.当外观设计专利产品不仅是组装关系唯一的组件产品，而且是其他产品的组成部分，并且是其他产品中可拆卸的组成部分时，该组件产品外观设计专利的保护范围仍应当以表示在组合状态图中的该产品的外观设计为准。当被控侵权产品也是组件产品时，可以将被控侵权产品中可拆卸的组成部分的外观设计作为被诉侵权设计，要求法院判定该被诉侵权设计构成专利侵权。

在2012年二审审结的上海稚宜乐商贸有限公司诉广东五星玩具有限公司等侵害外观设计专利纠纷一案中，原告是“玩具（甜点组合）”外观设计专利的专利权人，该外观设计专利存在多个照片，包括各个组件的多面视图、组合状态立体图、使用状态参考图等。法院经审理认为，对于组装关系唯一的组件产品，一般消费者会对各构件组合后的整体外观设计留下印象，所以，应当以组合状态下的整体外观设计为对象，而不是以所有单个构件的外观为对象进行判断。”故本案中，只有涉案专利的组合状态立体图是确定涉案外观设计专利保护范围的视图。

在该案中，原告的专利产品是由多个组件组成的玩具蛋糕胚，被控侵权产品也是由多个组件组成的玩具蛋糕，只是被控侵权产品在玩具蛋糕胚上增加了许多插件，这些插件是可拆卸的。本案中，应当如何确定被控侵权产品的被诉侵权设计？是否可以将本案被诉侵权设计理解为组装完毕的被控侵权产品的整体外观设计？法院经审理认为，虽然原告指控被告生产、销售的“会唱歌的蛋糕”音乐玩具侵害其外观设计专利，但是原告既没有明确被诉侵权设计的具体内容，又没有明确表示，其将被诉侵权设计限定为组装完毕的被控侵权产品的整体外观设计。当被控侵权产品是包含有专利产品的组件产品时，原告可以将整个被控侵权产品的外观设计作为被诉侵权设计，也可以只将整个被控侵权产品中可拆卸的组成部分的外观设计作为被诉侵权设计。被诉侵权设计不同，则侵权比对的对象不同，侵权判定的结论就可能完全不同。本案中，如果将被诉侵权设计理解为组装完毕的被控侵权产品的外观设计，则会得出被告不构成侵权的结论，因为带有各种水果、蜡烛等插件的玩具蛋糕与不带插件的玩具蛋糕胚的整体视觉效果完全不同。本案中，法院将被控侵权产品中尚未接插各种水果、蜡烛等插件的、可以相对独立存在的圆柱形玩具蛋糕胚的外观设计纳入了被诉侵权设计的范围，并且基于该被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上明显相同，以及使用被诉侵权设计的产品与原告专利产品均是玩具蛋糕这一相同产品的理由，判定被控侵权产品落入了原告外观设计专利的保护范围，构成侵权。

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[1] 作者：上海市高级人民法院民三庭。课题组成员为朱丹、丁文联。