前言

2017年4月20日,北京市高级人民法院对外发布了《北京市高级人民法院专利侵权判定指南(2017)》。该指南的发布和施行对外产生了极大的影响。当时,我尚在北京市高级人民法院知识产权庭工作,从头至尾参与了该指南的条文修订、研讨等一系列工作。指南发布后,我先后在法院系统、北京市律师协会以及其他场合讲授《<北京市高级人民法院专利侵权判定指南(2017)>的理解与适用》,反响较好。在此情况下,我逐渐萌生了在授课讲义的基础上撰写一本专利侵权诉讼方面的专著的想法。我的大致想法是在《<北京市高级人民法院专利侵权判定指南(2017)>的理解与适用》以及其他讲义的基础上,写出一本诉讼指引或者“葵花宝典”之类的以实务为重点且有一定理论性的书,目的是给法官和律师在办案过程中提供一些参考。这就是本书写作的目的和由来。

本书偏实务,是写给法官和律师的参考书,是一本《专利法》解释论著作,其最大的特色是立足于司法实务,运用法律解释学方法、专利法理论研究和案例分析相结合的方法,详细阐述专利侵权案件的处理思路和流程,介绍现有司法实践中的裁判规则,并对重要的司法案例进行分析和研究。因此,本书最大的意义是对实务具有一定的参考和指导价值,是司法实务人员的帮手和参考。

本书的章节安排按照专利侵权案件的模块和流程依次展开。发明或实用新型专利侵权案件的审理工作大致可以分为七大模块:一是确定原告据以起诉的专利权利要求并对其内容进行解释;二是确定被告的行为类型;三是确定被告实施的技术方案;四是判断被告实施的技术方案与原告主张的专利权利要求的技术方案是否相同(即“相同侵权”的认定);五是判断被告实施的技术方案与原告主张的专利权利要求的技术方案是否等同(即“等同侵权”的认定);六是判断被告的抗辩是否成立;七是确定侵权责任。法官审理案件,通常按照上述七大模块依次作业。本书的章节安排也大致按照上述模块依次展开,这样既方便读者学习和研究,也便于实务人员参考和借鉴。

本书的基本结构和内容如下:

第一章是“专利侵权诉讼的基本制度”。该章从宏观上论述中国专利侵权诉讼的基本制度,为后续章节的展开奠定基础。中国的专利侵权诉讼制度是由一系列的法律规范、法律原则及实践惯例构建起来的一套复杂的制度。该章并不涉及全部制度的细节,而是选择审判制度、案件管辖制度、技术事实查明机制三个最基础、最根本和最重要的制度进行阐述。

第二章是“专利侵权诉讼的模块与流程”。一个专利侵权案件貌似很复杂,但是当我们以模块化的思维来看待它,将其分解为若干模块后,处理起来就轻松多了。本章根据法官审理专利侵权案件的思路和流程将案件分解为若干模块,阐述模块化思维的意义,为后续各章节的论述做好铺垫。

第三章是“起诉的权利基础:专利权利要求”。原告起诉后,法官首先要固定原告据以起诉的专利权利要求,然后解释权利要求的内容,为后续“相同侵权”的认定、“等同侵权”的认定奠定基础。本章主要阐述权利要求的效力、保护范围及如何解释、确定权利要求的内容等。

第四章是“被诉侵权行为”。侵权诉讼中,应当先固定被诉侵权行为,然后根据行为作用的对象固定被诉的技术方案,然后再判断该技术方案是否落入权利人主张的权利要求的保护范围。因此,固定被诉侵权行为是非常重要的一个环节。被诉侵权行为可能是直接侵犯专利权的行为,如制造、许诺销售、销售、使用、进口专利产品的行为,也可能是间接侵犯专利权的行为,包括教唆行为、帮助行为。本章分别阐述直接侵权行为和间接侵权行为。

第五章是“被诉侵权的技术方案”。根据《专利法》第十一条的规定,未经专利权人许可,不得为生产经营目的实施其专利。如何判定被告是否实施了专利权人的专利?实践中,对这个问题的判断就转化为被告实施的技术方案与权利人的专利技术方案是否相同或者等同的问题。本章论述如何提炼和固定“被诉侵权的技术方案”。

第六章是“‘相同侵权’的认定”。固定了原告据以主张的权利要求技术方案和被诉侵权的技术方案后,接下来的作业就是判断“相同侵权”是否成立。所谓“相同侵权”,是指被诉侵权技术方案包含了与权利要求限定的一项完整技术方案记载的全部技术特征相同的对应技术特征。本章阐述“相同侵权”的认定方法和规则。

第七章是“‘等同侵权’的认定”。如果被诉侵权技术方案没有落入权利要求的文义保护范围,法官还应当审查其是否落入权利要求的等同保护范围。这就涉及“等同侵权”的认定。本案阐述“等同侵权”制度的由来、弊端、判定规则及限制等问题。

第八章是“抗辩”。法官在进行“相同侵权”的认定、“等同侵权”的认定之后,紧接着就要审查被告的抗辩是否成立。本章详细阐述各种抗辩类型,包括专利权效力抗辩、滥用专利权抗辩、不侵权抗辩、不视为侵权的抗辩、现有技术抗辩、合法来源抗辩、不停止侵权抗辩等。

第九章是“民事责任”。如果被诉侵权技术方案落入权利要求的保护范围,被告的抗辩也不成立,则进入案件的最后一个环节——确定侵权责任。根据我国法律的有关规定,侵权责任主要包括停止侵权、赔偿损失。本章阐述两种责任的构成,重点阐述赔偿损失的确定方法。